Leg een archief aan met gebruiksbewijzen, zodat u het gebruik van uw merk altijd kunt aantonen. Kunt u dit niet bij een verzoek, dan kan dit ertoe leiden dat u uw merkrechten verliest.
Om het recht op een ingeschreven merk in het merkenregister te behouden, is het belangrijk dat er sprake is van ‘normaal’ gebruik van dat merk. Dit voorkomt dat het merkenregister vol komt te staan met merken die eigenlijk niet (meer) in gebruik zijn. Een merkrecht kan vervallen als er tijdens een onafgebroken periode van vijf jaar en zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk wordt gemaakt. Wat is echter ‘normaal’ gebruik? Het merk moet daadwerkelijk een rol spelen in het economische verkeer en het gebruik mag dus niet symbolisch zijn. Belangrijk is te beseffen dat het altijd aan de merkhouder is om dit normale gebruik aan te tonen.
Het blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn om gebruik van een merk aan te tonen. Hiervoor is het namelijk noodzakelijk dat er bewijzen zijn waaruit dit gebruik blijkt. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, artikelen in de media en dergelijke. Deze bewijzen moeten zijn voorzien van een datum, zodat is aan te tonen dat het gebruik geldt voor de relevante periode. Het is belangrijk de bewijzen van gebruik zorgvuldig te archiveren.
De aanleg en zeker ook het onderhoud van een deugdelijk archief is dus belangrijk. Dit blijkt ook uit een aantal (recente) gebeurtenissen. Wellicht herinnert u zich nog dat het Europese merkenbureau (EUIPO) in januari 2019 het merk Big Mac van McDonald’s vervallen verklaart? Een derde partij begint een actie tot vervallenverklaring bij het EUIPO. Het is aan McDonald’s om gebruik van het merk aan te tonen. Echter, McDonald’s denkt er wellicht iets te gemakkelijk over en stuurt te weinig bewijs van normaal gebruik in. De overhandigde bewijsstukken tonen onvoldoende aan dat McDonald’s het merk normaal gebruikt in de Europese Unie (EU). Het gevolg? EUIPO verklaart het merk Big Mac vervallen waardoor het merk niet langer beschermd is. Een andere concurrent speelt hier onmiddellijk op in met onder meer ludieke advertenties.
Dit voorbeeld toont aan dat het niet belangrijk is hoe groot of hoe bekend een merk is. Wat er echt toe doet, is het bewijs dat er normaal gebruik is van het merk. Iedere merkhouder moet er dus voor zorgen dat er bewijzen beschikbaar zijn. Zoals verwacht, is McDonald’s in beroep gegaan en heeft alsnog voldoende bewijs geleverd. Hierdoor geniet het merk Big Mac weer de merkbescherming als vanouds.
Dan is er ook nog het voorbeeld van de oppositie die Starbucks recentelijk heeft gevoerd tegen de Europese merkregistratie van de slagzin ‘More coffee, less bucks!’. Een ondernemer in Roemenië vraagt deze slagzin aan als merk. Starbucks moet in de procedure aantonen dat ze het merk daadwerkelijk in Europa gebruikt. Dit toont Starbucks echter onvoldoende aan waardoor de oppositie wordt afgewezen. Weliswaar heeft Starbucks een dik dossier met bewijzen aangeleverd, maar dit blijkt niet voldoende om normaal gebruik aan te tonen.
Conclusie
Het is enorm belangrijk om bewijzen van gebruik te bewaren en die zo te archiveren, dat aangetoond kan worden dat het merk in de relevante periode normaal is gebruikt. Kunt u dit gebruik niet of onvoldoende laten zien, dan is het mogelijk dat u hierdoor de merkrechten op uw merk verliest. Het kan ook zijn dat u niet of onvoldoende in staat bent om met succes op te treden tegen het gebruik of de registratie van een identiek of overeenstemmend merk.
Heeft u vragen over dit onderwerp, laat het ons dan weten. Ook kunnen we u handvatten aanreiken hoe u een deugdelijk archief opbouwt.
Mayke van Wanroij
Senior Associate
Mayke.vanWanroij@abelimray.com
