Voor een merkregistratie is het belangrijk om een merk binnen vijf jaar na de registratie te gebruiken zodat de rechten op dat merk in stand blijven. Door de Brexit zijn het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie sinds 1 januari 2021 afzonderlijke merkenrechtsgebieden. Sinds die datum telt alleen het gebruik in het Verenigd Koninkrijk mee als normaal gebruik in het Verenigd Koninkrijk en telt alleen het gebruik in de Europese Unie mee als normaal gebruik in de Europese Unie.
In het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is overeengekomen dat de houder van een ingeschreven Uniemerk, automatisch houder wordt van een identiek merk voor dezelfde waren en diensten in het Verenigd Koninkrijk, maar hoe zit het nu met het gebruik van dat merk?
Gebruik in een aanzienlijk deel van de Europese Unie is voldoende om de rechten in stand te houden voor het gehele Uniemerk. Was er voor de Brexit geen sprake van gebruik in het Verenigd Koninkrijk, maar wel in een aanzienlijk deel van de Europese Unie, dan was dit voldoende om het gehele Uniemerk (inclusief het Verenigd Koninkrijk) in stand te houden. Omdat er na de Brexit een aparte merkregistratie voor het Verenigd Koninkrijk is gekomen, moet de houder het merk daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk gebruiken om daar de rechten in stand te kunnen houden.
Het is natuurlijk mogelijk dat houders van een Uniemerk dit merk vóór de Brexit alleen in het Verenigd Koninkrijk hebben gebruikt of juist in andere landen dan het Verenigd Koninkrijk. Wat zijn daarvan de gevolgen? In hoeverre is het Uniemerk of de nieuwe registratie voor het Verenigd Koninkrijk in dat geval vatbaar voor verval wegens niet gebruik? Tijdens de Brexit-onderhandelingen zijn het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een systeem van wederzijdse erkenning overeengekomen van 'normaal gebruik' in elkaars rechtsgebied. Dat gebruik moet dan wel hebben plaatsgevonden in de vijf jaar voor 1 januari 2021.
Met andere woorden: als de eigenaar van een merkregistratie voor het Verenigd Koninkrijk, die is afgeleid van een Uniemerk, het gebruik van het merk moet bewijzen in een procedure in het Verenigd Koninkrijk, dan kan die zich beroepen op het gebruik van het merk vóór 1 januari 2021 in de 27 resterende lidstaten van de Europese Unie. Omgekeerd heeft het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) bevestigd dat gebruik van het merk in het Verenigd Koninkrijk vóór 1 januari 2021 ook kan gelden als normaal gebruik van het Uniemerk. Het is dus mogelijk om tijdelijk terug te vallen op het gebruik van het merk in het andere rechtsgebied. Echter, dit neemt na verloop van tijd steeds meer af en legt vanaf 1 januari 2026 geen enkel gewicht meer in de schaal. De onderstaande tabel geeft het praktische resultaat van de overgangsbepalingen weer.
Effectiviteit en relevante gebruiksperioden in de ‘andere’ jurisdictie
Heeft de houder van een merkregistratie voor zowel het Verenigd Koninkrijk als voor de Europese Unie dat merk in beide rechtsgebieden gebruikt, dan leidt dit in de praktijk niet tot problemen. Heeft een merkhouder het merk in slechts één van de rechtsgebieden gebruikt, maar wel een blijvend commercieel belang voor beide rechtsgebieden, dan is het belangrijk om het merk daadwerkelijk te gaan gebruiken in het andere rechtsgebied.
Wanneer er nog geen gebruik van het merk plaatsvindt, is het te overwegen om de merkbescherming de komende jaren te versterken. Het zou voor de hand liggen om een nieuwe aanvraag voor hetzelfde merk en dezelfde producten en/of diensten in te dienen in het betreffende rechtsgebied. Recente zaken voor de Europese rechtbanken geven echter te denken. Een zelfde merk opnieuw indienen kan de rechter - afhankelijk van de specifieke omstandigheden - zien als ‘kwade trouw’. Dit is bijvoorbeeld het geval als de herhaalde indiening louter en alleen bedoeld is om te voorkomen bewijs van normaal gebruik te overleggen. In zo’n geval is het beter om te kijken naar een depot van een variant van het bestaande merk. Het is natuurlijk ook mogelijk om te kijken naar een depot van hetzelfde merk in combinatie met een beeldelement en/of een uitgebreider aanbod van waren en/of diensten.
Wilt u meer informatie hoe we uw merkrechten voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie kunnen beschermen? Neem dan contact met ons op.
Simon Bentley
Partner
Simon.Bentley@abelimray.com
Ellen Streekstra
Senior Associate
Ellen.Streekstra@abelimray.com
